判斷在后申請的商標與在先注冊商標是否構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標時，在后商標申請人主張系對其在先注冊商標的延續(xù)性注冊，與他人在先商標共存不會導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，對此應(yīng)如何進行考量?圍繞第22991917號“Alcon”商標(下稱訴爭商標)展開的商標申請駁回復(fù)審行政糾紛一案，北京市高級人民法院在日前作出的判決中就這一問題給出了答案。
北京市高級人民法院指出，鑒于訴爭商標與第4875585號“Aicon”商標(下稱引證商標)構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標，瑞士諾華有限公司(下稱諾華公司)主張依據(jù)其在先注冊的第G1088618號“ALCON”商標(下稱基礎(chǔ)商標)訴爭商標可獲準注冊的理由缺乏法律依據(jù)，諾華公司提交的在先商標知名度證據(jù)亦不足以證明相關(guān)公眾不易將訴爭商標與引證商標相混淆，其他商標獲準注冊的情形并非該案訴爭商標應(yīng)予核準注冊的當然依據(jù)。
據(jù)了解，訴爭商標由諾華公司于2017年3月20日提出注冊申請，指定使用在第9類的隱形眼鏡商品上。經(jīng)審查，原國家工商行政管理總局商標局(下稱原商標局)以訴爭商標與引證商標構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標為由，決定駁回訴爭商標的注冊申請。
諾華公司不服原商標局所作駁回決定，隨后向原國家工商行政管理總局商標評審委員會(下稱原商評委)申請復(fù)審，主張訴爭商標與引證商標未構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標，而且訴爭商標經(jīng)使用已具有一定知名度，與引證商標并存不會導(dǎo)致消費者產(chǎn)生混淆、誤認;同時，其他類似該案情況的商標已獲準注冊，訴爭商標理應(yīng)獲準注冊;此外，引證商標處于撤銷復(fù)審程序中，在先權(quán)利尚不確定。綜上，諾華公司請求暫緩審理該案并給予訴爭商標初步審定。
2018年8月15日，原商評委作出復(fù)審決定認為，截至該案審理時，引證商標處于撤銷復(fù)審程序中，尚未確權(quán)消失，仍為在先有效的商標;訴爭商標與引證商標在呼叫、字母構(gòu)成等方面相近，并存使用在眼鏡和隱形眼鏡等同一種或類似商品上，易使消費者對商品來源產(chǎn)生混淆、誤認，構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標;諾華公司提供的證據(jù)不足以證明訴爭商標經(jīng)使用已產(chǎn)生可與引證商標相區(qū)分的知名度，而其他商標的注冊情況不能成為訴爭商標應(yīng)獲得初步審定的當然依據(jù)。綜上，原商評委決定對訴爭商標的注冊申請予以駁回。
諾華公司不服原商評委所作復(fù)審決定，繼而向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟稱，其已對引證商標以連續(xù)3年不使用為由提起撤銷復(fù)審申請，現(xiàn)在正處于一審訴訟中;諾華公司在先注冊的第721035號“ALCON”商標和第3632075號“Alcon”商標的知名度已經(jīng)延續(xù)到訴爭商標上，訴爭商標與引證商標共存不會造成任何混淆;訴爭商標與引證商標在字體、整體視覺、讀音方面區(qū)別明顯。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為，截至該案審理終結(jié)，引證商標仍處于有效合法的存續(xù)狀態(tài)，可作為該案有效引證商標使用;訴爭商標與引證商標僅有一個字母之差，且呼叫近似，對于中國的相關(guān)公眾而言，難以起到區(qū)分來源的作用，構(gòu)成近似商標;諾華公司提交的在先商標的知名度證據(jù)不足以證明訴爭商標可與引證商標相區(qū)分，其他商標的注冊情況不能成為訴爭商標應(yīng)當準予注冊的當然理由。綜上，法院于2019年5月17日一審駁回諾華公司的訴訟請求。
諾華公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴，主張訴爭商標與引證商標不構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標;諾華公司已對引證商標提起連續(xù)3年未使用撤銷復(fù)審申請及無效宣告請求，且諾華公司正與引證商標權(quán)利人進行和解談判，請求暫緩審理該案;訴爭商標是對諾華公司在先注冊商標的延續(xù)，與引證商標共存不會導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆;諾華公司在隱形眼鏡商品上與訴爭商標標志相同的基礎(chǔ)商標已獲準注冊，且訴爭商標與引證商標實際已共存多年，不會導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆、誤認。
北京市高級人民法院經(jīng)審理認為，訴爭商標與引證商標僅存在一個字母之差，且呼叫相近，相關(guān)公眾不易區(qū)分，且諾華公司提交的證據(jù)不足以證明訴爭商標經(jīng)使用已與引證商標相區(qū)分，進而不會導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆、誤認。在此基礎(chǔ)上，若將訴爭商標與引證商標共同使用在同一種或類似商品上，易導(dǎo)致相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認，或者認為訴爭商標指定使用的商品與引證商標存在特定聯(lián)系。據(jù)此，法院認定訴爭商標與引證商標構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標。
關(guān)于諾華公司申請暫緩審理該案的主張，法院指出，原商評委作出該案駁回復(fù)審決定時引證商標尚為有效注冊的在先商標，且截至該案審理終結(jié)之時，在案證據(jù)顯示引證商標仍為有效注冊的在先商標;同時，上述撤銷復(fù)審及無效宣告程序中，引證商標亦不必被撤銷或被宣告無效。因此，諾華公司主張的上述事由并非該案應(yīng)當中止審理的法定事由，其相關(guān)主張缺乏事實及法律依據(jù)。
鑒于訴爭商標與引證商標構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標，法院認為諾華公司主張依據(jù)其在先商標訴爭商標可獲準注冊的理由缺乏法律依據(jù);同時，諾華公司提交的在先商標知名度證據(jù)，不足以證明相關(guān)公眾不易將訴爭商標與引證商標相混淆;此外，商標授權(quán)遵循個案審查原則，其他商標獲準注冊的情形并非訴爭商標應(yīng)予核準注冊的當然依據(jù)。
綜上，北京市高級人民法院終審駁回諾華公司的上訴請求，維持一審判決。(王國浩)
行家點評
湯學麗 北京市盈科律師事務(wù)所 知識產(chǎn)權(quán)部主任：該案涉商標的延續(xù)性注冊問題。商標注冊人對其注冊的不同商標享有各自獨立的商標專用權(quán)，先后注冊的商標之間并不當然具有延續(xù)關(guān)系。如果在后申請的商標與他人在先商標構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標，則該商標是否可予核準注冊同申請人是否擁有其他在先注冊商標無必然聯(lián)系。
是否構(gòu)成延續(xù)性注冊，要對商標標識所蘊含的商譽進行考量。如果在先注冊的基礎(chǔ)商標通過使用及宣傳能夠使相應(yīng)商標標識與商品提供者確定一一對應(yīng)關(guān)系，從而能使相關(guān)公眾將其在相同或類似商品上的延續(xù)性商標與其基礎(chǔ)商標聯(lián)系在一起，并認為使用兩件商標的商品均來自該商標注冊人或者存在特定聯(lián)系的，基礎(chǔ)商標的商譽才能認定延續(xù)至后申請的商標。
該案中，諾華公司主張訴爭商標系對基礎(chǔ)商標的延續(xù)性注冊，但諾華公司提交的相應(yīng)證據(jù)不能證明其主張的基礎(chǔ)商標在訴爭商標申請注冊日前，已通過使用和宣傳形成了較高的商譽和穩(wěn)定的市場秩序，更不能證明基礎(chǔ)商標的商譽已經(jīng)跨類延伸到訴爭商標上。因此，鑒于訴爭商標與引證商標已構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標，且訴爭商標落入了引證商標的禁用權(quán)范圍之內(nèi)，諾華公司不得單純地依據(jù)其在其他類別上在先注冊的基礎(chǔ)商標主張訴爭商標亦應(yīng)獲準注冊。